商標&知財講座
商標講座
ここでは、主に中小・ベンチャー企業の方々を対象として、商標に関する知財戦略をFAQ形式で紹介しています。商標とは何か、商標制度をどのように事業に活用してゆくべきか等をできる限りわかり易く実務的な観点からご説明しています（内容については順次充実させていく予定です）。
- 「商標」とは何ですか？
- 新しいロゴマークのデザインを考案しました。商標登録をして他人に真似されないようにしたいのですが…。
- 我が社は正式に商号の登記をしています。それでも商標登録が必要なのでしょうか？
- 中小・ベンチャー企業であっても自社の商標を登録しなければならないのですか？
- どのような商標を採択（登録）すればいいのでしょうか？
- 商標を使用したり出願したりする前に他人の商標を調査すべきですか？
- 商標調査をおこなったところ、抵触する他人の登録商標が検出されました。諦めて他の商標に変えるしかないのでしょうか？
- 商標の出願は比較的簡単な手続なので自分でも出来ると聞きましたが、ほんとうでしょうか？
- 商標登録出願をおこなったところ、特許庁から「拒絶理由通知書」という書類が届きました。商標の登録は諦めざるを得ないのでしょうか？
- 出願内容や拒絶理由通知への対応などは、すべて弁理士任せにしたほうが良いのでしょうか？
- 意見書などの書類は、ページ数が多いものや証拠の数が多いもののほうが良いのでしょうか？
- 商標登録出願をおこなったところ、無事に登録査定となり登録料を納付することになりましたが、分割納付と一括納付はどちらが良いのでしょうか？
- 無事に商標権が取得できました。次回の更新までの間、どのような点に気をつければよいですか？
- 小売業や卸売業のマークが商標として登録できるようになるのですか？
- 改正商標法の施行日に小売業等のマークにかかる商標登録出願が殺到するのでは？
- 改正法施行前から使用してきた小売業等にかかる商標の場合は、優先的に登録が認められるような制度があるのですか？
- 今回の商標法改正後に小売業等のマークを商標登録しない場合には、今まで使用してきたマーク（店名）を使えなくなるのですか？
1. 「商標」とは何ですか？
「商標」（Trademark）とは、商品又はサービス（役務）を他社の製品やサービスと区別するための文字・図形等（識別標識）です。例えば、社名、ロゴ、製品名、店舗名などが商標に該当する代表的な例です。商標のうち、特許庁における正式な手続を経て登録されたものを「登録商標」といいます（一般には「®」で表示されています）。商標を登録すると「商標権」という権利が発生します。この権利は、登録された商標を登録された商品又は役務について日本全国で独占排他的に使用できる権利です。「独占権」ですから、同一の内容の商標権は原則として日本国内において一つしか存在しません。したがって、他人の登録商標等と抵触する商標は登録が認められません。また、商標は「識別標識」ですから、商品の普通名称や品質表示のように識別力のない商標も登録されません。
2. 新しいロゴマークのデザインを考案しました。商標登録をして他人に真似されないようにしたいのですが…。
商標権は、商標に象徴される企業の信用（ブランド）を保護するものであり、特許権や著作権のようにアイデア（創作物）そのものを保護する権利ではありません。新しいロゴマークのデザインを考案した場合、そのデザイン自体は著作権により保護されることになります。
一方、そのロゴマークを自社の「商標」として使用する場合には、商標登録を受け得ることとなります。ただし、商標登録を受けるためには、どのような商品・役務に使用するのかを指定する必要があります。商標権というのは、「登録された商標」と「指定された商品又は役務（「指定商品・指定役務」といいます）」の組み合わせから成り立っているのです。ですから、他人が指定商品又は指定役務と非類似の商品等に登録商標を使用しても、原則として商標権侵害には該当しないことになります。
商標登録を受けるためには、商標と指定商品（指定役務）等を記載した願書を「特許庁」に提出して、特許庁審査官による審査を経る必要があります。出願手続は出願人自らおこなうこともできますが、商標法等の法律的知識に基づいた正しい手続を行わないと、出願が拒絶されたり、または有名無実な権利取得をしてしまうおそれもあります。そこで、それらの法律的知識を持った専門家として「弁理士」という国家資格が定められています。弁理士となるためには、商標法だけでなく、特許法等の工業所有権法（産業財産権法）、著作権法、さらには不正競争防止法といった知財に関わる様々な法律を学ぶ必要があります。商標法等についての十分な知識のない方が商標登録出願等をおこなう場合には、弁理士を代理人として手続をおこなったほうが最終的には費用と時間の節約になる場合も少なくありません。なお、国民の利益を損なうことのないよう、弁理士（又は特許業務法人）以外の者が業として商標登録出願等の手続をおこなうことは法律で禁止されています（弁理士法第75条）。
3. 我が社は正式に商号の登記をしています。それでも商標登録が必要なのでしょうか？
商標と似たものに「商号」があります。商号とは、商人が業務上自己を表示するために用いる名称のことです。法人の場合であれば、「○○株式会社」等の社名がこれに該当します。商号は、管轄法務局において登記することが可能です。また、以前は商号が登記されると、同一市町村内において他人は同一又は類似の商号を登記することができませんでしたが、現在では、同一住所・同一業種でない限り、同一社名の登録が可能です。
このように、商号は企業の名前であることから、現実にはその企業の商品・役務を他社の製品等と区別する標識として機能する場合も少なくありません。そのような場合、「商号」が「商標」としても機能していると言えます。しかし、商号を登記してあるというだけでは、原則として「商標」としての保護は受けられません。たとえ自社の商号であっても、それを「商標」として使用する場合には、他人の商標権を侵害する可能性があるのです。
では、「商標として使用する」とはどのような場合を言うのでしょうか。例えば、「ABC」という名前の時計メーカーがあったとします。同社がその製品である時計の文字盤に「ABC」の文字を付した場合、それは「商標としての使用」に該当するでしょう。しかし、その製品のパッケージの裏面に「製造者:ABC」と普通に用いられる方法で記載した場合には、単に製造者名を表示した文字に過ぎず、「商標としての使用」には該当しないものと考えられます。実際には、どのような使い方が商標としての使用に該当するのかは、必ずしも明確に判断できない場合も多いのです。
4. 中小・ベンチャー企業であっても自社の商標を登録しなければならないのですか？
法律上は、商標を必ず登録しなければならないわけではありません。未登録商標であっても、他人の商標権等を侵害しないものであれば原則として使用は可能です。しかし、未登録商標を使用する場合、当該使用行為が他人の商標権を侵害していないかを常にチェックする必要があります。たとえ自社が商標の使用を開始した後に第三者がある商標を出願した場合であっても、当該第三者の登録商標と自社の商標とが抵触する場合には、原則として商標権侵害となります。
商標権侵害に該当する場合には、自社の商標の使用を中止しなければなりません。この場合、当該商標が使用されているすべてのもの（宣伝広告媒体、看板、製品パッケージ、タグ等）の回収・廃棄、新聞紙上への謝罪広告の掲載などを併せて請求される場合も少なくありません。さらには、侵害行為により生じた損害の賠償を請求される場合もあります。これらは、とりわけ中小・ベンチャー企業にとっては致命的なダメージとなる場合もあります。ですから、「何か言われたら商標の使用をやめればいい」と楽観的に考えるべきではありません。
また、「会社の規模が小さければ他人の商標権を侵害しても見つからないだろう」「仮に見つかったとしても大事には至らないだろう」といった考え方は大変に危険です。確かに、地方の小さな町でごくごく小規模な範囲で商標を使用している分には、たとえ他人の商標権を侵害していたとしても見つからない（または警告を受けない）場合も多々あるかもしれません。しかし、それは結果論に過ぎないのです。知財に関する関心や認識が高まってきた今日においては、たとえ相手が小さな企業であっても権利行使を辞さないという風潮になりつつあります。また、たとえ地方の小企業であっても、インターネット上にホームページを公開したり、ネットショッピングをおこなう場合には、全国規模で商標を使用しているに等しいのです。
一方、商標を登録した場合には、たとえ小さな企業や個人であっても法律上は「商標権者」です。商標権者は、登録商標を独占的に使用できるだけでなく、第三者による登録商標の使用（類似範囲を含む）を差し止めることもでき、さらには、商標権を財産として譲渡したり、他人にライセンスを許諾することもできます。中小・ベンチャー企業の場合、「他社に権利行使するつもりはないので商標登録は必要ない」とお考えになられているケースが見受けられますが、商標権は他社を抑制する「剣」としての役割よりも、むしろ他社の攻撃から身を守るための「盾」としての役割のほうが大きいのではないでしょうか。
商標を登録することにより「権利者」となるのか、または未登録商標を使用して「侵害者」となるリスクを負うのか、この両者には天と地の違いがあると思います。ひとつの商標を登録するための費用は、10年分の登録料や弁理士費用を含めても15万円弱です（商品・役務の区分が1つで、かつ、拒絶理由等が発せられない場合）。これを必要な経費とお考えになるか、無駄な費用とお考えになるかは、企業にとっての重要な経営判断の一つであると思います。
5. どのような商標を採択（登録）すればいいのでしょうか？
どのような商標を採択すべきかは、各企業のポリシー、消費者の嗜好、時代の流れ等を総合的に考慮して判断すべきですが、概ね以下の要件を満たす商標は「良い商標」と言えるのではないでしょうか。
- 商標が使用される商品等の普通名称や品質表示等に該当しないもの（登録要件）
- 他人の商標と紛らわしくないもの（登録要件）
- 商品の品質や役務の質について誤認を生じさせないもの（登録要件）
- 商標が使用される商品等のイメージに合ったもの
- 覚えやすい（親しみやすい）もの（発音が難しくない・冗長でない等）
- 不快感を与えないもの
1から3の要件は、同時に登録要件でもありますので、これらの要件を満たさない商標は登録が認められません。
4の要件がもっとも頭を悩まされる要件かも知れません。商品等の性格を表そうとすればするほど品質表示的な商標となったり、あまりに普通でインパクトの弱い（覚えられにくい）商標になってしまいます。例えば、携帯音楽プレーヤーに「モバイルミュージックプレーヤー」という商標を付けた場合、商品の性格は伝わるものの、品質表示と判断されて登録にならない可能性が高く、また、冗長で覚えにくく印象に残らないといった問題が生じます。ところが、例えば「WALKMAN/ウォークマン」（ソニー株式会社）という登録商標は、商品の性格をじつに上手に表しており、また品質表示にも該当せず、さらには簡潔で覚えやすく印象にも残り易いものであり、「良い商標」の代表的な例と言えるのではないでしょうか。
6. 商標を使用したり出願したりする前に他人の商標を調査すべきですか？
ある商標を新たに使用する場合には、事前に第三者の出願・登録に係る同一・類似の商標が存在するか否かの調査（商標調査）をおこなうことをお勧めします。仮に第三者が同一又は類似の商標について既に商標権を有している場合には、商標権侵害となる可能性が高いからです。また、使用はしないが取り敢えず出願をしたいという場合でも、事前の調査は重要です。もし抵触する商標が既に登録（出願）されている場合には、無駄な商標登録出願をおこなう前に適切な対策（商標の変更、譲渡交渉等）を講ずることができ、不必要な費用と時間をかけずに済むからです。
商標調査をおこなう場合、まずは抵触する商標の検索をおこなう必要があります。当該検索は、「特許電子図書館」（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）を利用すれば無料でおこなうことも可能です。検索自体はそれほど難しい作業ではありませんし、明らかに同一の商標（指定商品等も同一）が検出された場合には、登録可能性の判断も比較的容易です。一方、検出された商標が同一でない場合は、それらと自社の商標とが抵触（類似）するか否かを判断する必要があります。しかし、当該判断をおこなうためには、十分な法律知識と経験が必要ですので、できれば最初からすべてを弁理士に任せたほうが良いでしょう。
7. 商標調査をおこなったところ、抵触する他人の登録商標が検出されました。諦めて他の商標に変更するしかないのでしょうか？
抵触する他人の商標登録を消滅させることができれば、貴社の商標を登録することも可能です。原則として3年以上使用されていない登録商標については、審判を請求することによりその登録を取り消すことが可能です。登録商標の多くが不使用商標であるとのデータもありますので、十分に検討の余地はあります。その際には、相手方の商標の使用状況を調査することが肝心です。なお、不使用を理由とする取り消し以外にも、商標登録を消滅させる手段がありますので、それらについても検討してみるべきでしょう。
また、抵触する商標登録を貴社が譲り受けることができれば、それと抵触する商標を貴社が登録することも可能です。
抵触する商標登録を消滅させることも譲り受けることもできない場合には、使用許諾（ライセンス）を受けることもひとつの手段です。貴社が商標権者になることはできませんが、商標を使用すること自体は可能となります。
しかし、「すでに商標の使用を開始している」「どうしてもその商標でなければならない」等の事情がある場合を除き、できるだけ他の商標に変更することをお勧めします。上記の手段を講ずるには、ある程度の費用と時間が必要となるからです。中小・ベンチャー企業にとって、商標は経営上重要なファクターではありますが、これに多くの費用と時間を費やすことは、かえって経営に悪影響を及ぼしかねません。常に、費用対効果を考慮しながら、経営全体の中での商標戦略を考えていく必要があります。
8. 商標の出願は比較的簡単な手続なので自分でも出来ると聞きましたが、ほんとうでしょうか？
商標登録出願は、所定の事項（出願人、商標、指定商品等）を記載した「願書」を特許庁に提出する手続です。「提出」といっても、現在では専用回線やインターネット回線を利用した電子出願が主流となっています。したがって、紙書類で提出する場合には、別途「電子化手数料」が必要になります。なお、ご自身でインターネット回線を利用して出願する場合には、「電子証明書」を事前に取得しておく必要がありますのでご注意下さい。
商標登録出願の願書自体は1〜2ページ程度の書類ですので、書類の作成自体は決して複雑な手続ではありません。難しいのは、出願内容（商標・指定商品等）の検討です。例えば、「いくつかのバージョンが異なる商標を使用している場合に、どのバージョンの商標を登録するのがもっとも効率が良いのか」「指定商品の表示をどのようにすれば、十分な権利範囲を確保できるのか」等は、十分な法律知識や経験がないと正しい答えを導き出すことは困難です。これらを誤ると、「本来であれば1つの商標を登録すれば十分な保護が得られたにもかかわらず、不必要な商標まで出願してしまい何倍もの費用がかかってしまった」「保護が必要な商品が指定商品から漏れていた為、再度出願し直さなければならなくなった」といった事態にもなりかねません。なお、出願後に商標を変更したり、指定商品等の範囲を広げることはできませんので、もしも誤った内容で出願した場合には、出願そのものが無駄になってしまいます。
定期的に多くの商標登録出願をおこなっているような企業であれば、十分な知識をもった専任の社員を雇用して自社で手続をおこなうケースも少なくありませんが、それほど多くの出願件数がない企業では、専門家である弁理士に依頼したほうが結果的に時間と費用の節約となるでしょう。
9. 商標登録出願をおこなったところ、特許庁から「拒絶理由通知書」という書類が届きました。商標の登録は諦めざるを得ないのでしょうか？
「拒絶理由通知書」とは、特許庁の審査官が審査をおこなった結果、ある理由により商標の登録を認めるべきではないと判断した場合に発せられる通知書です。これに対して何ら応答しない場合や、応答はしたものの依然として拒絶の理由が解消しない場合には、「拒絶査定」という処分がなされ、原則として商標登録出願は消滅します。「拒絶理由通知」は「拒絶査定」に先立ってなされる言わば予告通知であり、同時に、出願人による反論の機会を提供するものでもあるのです。ですから、当該通知書が届いたというだけで商標登録を諦める必要はありません。
拒絶の理由には多種多様なものがありますが、すべて商標法上で規定されています。例えば、「識別標識として機能しないものである」「第三者の登録商標と抵触する」「商品の品質について誤認を生じるおそれがある」「公序良俗に反する」等があります。出願人としては、各々の拒絶理由に対して適切な対応を取る必要があります。例えば、審査官の判断が妥当性を欠く場合にはその旨を主張した「意見書」を提出します。また、指定商品の一部のみが第三者の登録商標と抵触する場合には、抵触する指定商品のみを削除する「補正書」を提出することもできます。その他にも様々な対応策があり（いくつかの対応策を複合的に講ずる必要がある場合もあります）、その対応如何によって商標登録が認められたり拒絶されたりするケースも少なくありません。
拒絶理由通知への対応については、当然のことながら商標法や審査基準等についての十分な知識が必要となります。しかし、単なる知識だけでは適切な対応をとることは困難です。拒絶理由通知への対応策は通常1つではありません。また、それらを複合的に講ずるとした場合には、様々な選択肢が存在することになります。それらを比較検討して最良の方法を導き出していくためには、現実に数多くの案件に接してきた「経験」が不可欠です。机上の論理では、現実の問題は解決しません。その意味でも、とりわけ拒絶理由通知への対応については、実務経験が豊富な弁理士に依頼することが大切です。
10. 出願内容や拒絶理由通知への対応などは、すべて弁理士任せにしたほうが良いのでしょうか？
商標に関する手続は、十分な法律的知識と豊富な実務経験が要求される場合が多いことは既にお話しました。そこで、専門家である弁理士に手続の代理を依頼することになるわけですが、すべてを任せきりにするのは好ましくありません。最終的に権利者となるのは依頼者ご自身であるわけですから、どのような手続を取り、どのような権利内容とすべきか等の最終的なご判断は依頼者ご本人にしかできません。
これは、医師と患者さんの関係に似ています。最近では「インフォームド・コンセント」という言葉が一般的になりつつあります。医師には患者さんの病状や取り得る治療方法を患者さん自身がきちんと理解できるように説明する義務があり、患者さんもそれらを理解した上で、医師と患者さんとが一丸となって治療に取り組むという考え方です。弁理士の場合も同様であると考えます。例えば、拒絶理由通知が発せられた場合には、弁理士はその内容及び取り得る手段を平易な言葉できちんと依頼者の方に説明をする義務があります。一方、依頼者の方も、その内容を理解して頂く必要があります。そうすることにより、両者の信頼関係が深まり、より質の高い手続が可能となるのです。
11. 意見書などの書類は、ページ数が多いものや証拠の数が多いもののほうが良いのでしょうか？
意見書・審判請求書・登録異議申立書・答弁書などのいわゆる意見を述べる書類や、それらに添付する証拠書類は、基本的には「量より質」です。
主張すべき点が簡潔かつ明瞭に述べられていれば、たとえ1ページの意見書であっても拒絶理由が覆る場合があります。反対に、主張内容が不明確又は的外れな場合には、たとえ数百ページの意見書であっても拒絶理由が覆ることはないでしょう。得てして内容が冗長な意見書等は、全体として何を主張したいのかが曖昧なものです。また、証拠についても同様のことが言えます。ある事柄を立証するために必要十分な証拠を提出すれば良いのです。
簡潔明瞭な意見書等は、無意味に冗長な意見書等に比べて短い作業時間で作成できますので、弁理士費用も少なくて済み、その結果、依頼者の方にとってもメリットがあると言えます。ただし、案件によっては数十ページに及ぶ意見書や数多くの証拠が必要となる場合もありますので、単純に「量が多いから悪い意見書」とは言い切れません。
12. 商標登録出願をおこなったところ、無事に登録査定となり登録料を納付することになりましたが、分割納付と一括納付はどちらが良いのでしょうか？
審査の結果、商標登録を認めると判断された場合には、「登録査定」がなされます。登録査定となった場合には、一定期間内に「登録料」を納付しなければなりません。商標権の存続期間は原則として10年（更新可能）ですが、5年分の分割納付も認められます。商標登録をしたものの、その商品等の売れ行き次第によっては商標の使用を中止する可能性がある場合などに有意義な制度です。
しかし、仮に分割納付で10年間商標権を維持した場合、登録料は10年分を一括納付する場合と比べて割高になります（約1.3倍）。さらに、後期分の登録料納付にかかる手間やコストが余計にかかることになります。ですから、「製品サイクルが短い商品である」「当面の経費を少なくしたい」等の特別な事情がない限り、10年分を一括納付するほうが良いでしょう。
13. 無事に商標権が取得できました。次回の更新までの間、どのような点に気をつければよいですか？
まず、登録商標が3年以上不使用の場合には、第三者により取消審判を請求される場合がありますので、この点に気をつける必要があります。また、使用している場合にも、いつ不使用取消審判を請求されても対応できるように、普段から使用を証明できる証拠（広告、取引書類等）を準備しておくことが肝心です。
また、商標が一般名称化してしまうと事実上商標権を行使できなくなります。一般名称化を防ぐ為にも、登録商標である旨の表示を付するようにして下さい。
さらに、一旦登録した商標であっても、時代の流れ等に合わせて適宜変更を加えていく場合もあると思います。その際には、変更された商標が登録商標と同一の範囲内にあるか否かを検討する必要があります。同一性の範囲を越えている場合には、もはや商標権により保護されず、場合によっては第三者の商標権の侵害にあたる可能性もあります。また、不使用を理由に取り消されるおそれもあります。同一性の範囲に属するか否かの判断は、「一般的判断」ではなく、あくまでも「法律的判断」ですので、専門家である弁理士に相談なさるのが賢明です。
14. 小売業や卸売業のマークが商標として登録できるようになるのですか？
平成18年6月1日に第164回通常国会において改正商標法が成立しました。この法改正により、平成19年4月1日から、従来は保護されなかった小売業及び卸売業のマークが商標として保護（登録）され得ることとなりました。
旧法下では、デパート、スーパー、コンビニ、専門店等の小売業や卸売業の方々が使用するマークは商標法上の商標として保護されませんでした。これは、小売等の行為そのものが、例えば「クリーニング」「飲食物の提供」「美容」などのように独立して取引されるサービス（役務）ではない為、商標法上の役務に該当しないと考えられていたからです。しかし、同じ商品を買う場合でも、例えばＡデパートよりもＢデパートのほうが「売り場が見やすい」「店員の対応が良い」「買物袋が洒落ている」等、小売店によって顧客の満足度は大きく変わってきます。この違いこそが、その小売店等の信用（＝ブランド）であり、商標法で守られるべきものです。そこで、今回の法改正により、小売業等のマークが商標として保護されることになったのです。これまで、小売業者等の多くは、そこで扱う個々の商品について自社のマークを商標登録してきました。例えば、デパートであれば、菓子から電化製品に至るまで殆どすべての商品を対象に商標登録をおこなう必要があったわけです。しかし、これでは莫大なコストと手間がかかります。今回の法改正により、原則として一件の商標登録で保護が可能となるのです。
なお、小売業者等が使用する商標であっても、自社のオリジナルブランド商品（PB）に使用するものについては、従来通り「商品」に使用される商標として保護されます。
15. 改正商標法の施行日に小売業等のマークにかかる商標登録出願が殺到するのでは？
現時点において既に無数の小売業者・卸売業者が様々なマークを使用して事業を営んでいます。これら業者の多くは自社マークの商標登録を希望されるものと思われます。また、商標法は先願主義（先に出願した者に権利を与える主義）を採用しています。となると、小売業等の商標について商標登録出願の受付が開始される日（平成19年4月1日の予定）に多くの出願が特許庁に殺到するおそれがあります。そこで、今回の法改正では、出願集中による混乱を避けるために以下のような出願日の特例措置を設けています。
小売業等の商標登録出願の受付開始日（改正法施行日）から3ヶ月の間に出願された小売サービス等を指定役務とする出願同士はすべて同日に出願されたものとして取り扱われます。したがって、仮に来年4月1日に改正法が施行されたとすると、4月1日から6月30日までになされた出願はすべて同じ日（4月1日）に出願されたものとして扱われることになります。
16. 改正法施行前から使用してきた小売業等にかかる商標の場合は、優先的に登録が認められるような制度があるのですか？
同じ出願日（改正法施行日から3ヶ月間）に出願された小売業等にかかる商標の出願同士が競合した場合には、改正法施行前から使用してきた商標が優先的に登録されます。
また、改正法施行前から使用してきた商標同士が競合した場合には、例外的に複数の商標が重複して登録されることになります。
17. 今回の商標法改正後に小売業等のマークを商標登録しない場合には、今まで使用してきたマーク（店名）を使えなくなるのですか？
改正法施行の際に小売サービス等を行っている範囲内については、仮に第三者が自社のマークと同一・類似の商標を小売サービス等について商標登録したとしても、引き続き商標の使用を継続することが可能です。
しかし、例えばＡデパートとＢデパートが同じようなマークを使用していた場合に、Ａデパートは商標登録を行わず、Ｂデパートが商標登録を行ったとします。その場合、Ａデパートは引き続き自社のマークを使用することはできますが、Ｂデパートから「うちの店と紛らわしいから、うちの店とは無関係である旨を店内やパンフレットに明記して欲しい」といった請求を受ける可能性があります。これを「混同防止表示請求権」といい、今回の改正法の経過措置として認められています。